Nota Informativa

 

La información contenida a continuación fue tomada de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América y tiene carácter meramente informativo, por lo cual para cualquier duda o aclaración respecto a la misma, deberá remitirse directamente al sitio web de dicha oficina, donde la podrá encontrar de manera detallada.
Es importante que se verifique directamente la página de dicha oficina por posibles actualizaciones de la misma, en: www.uspto.gov

Recomendaciones para los titulares de registros internacionales que buscan extender la protección a Estados Unidos de América; a fin de evitar denegaciones provisionales. 

  1. La Oficina Internacional recibió el 27 de noviembre del 2008, un documento de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO), que contiene información útil para los solicitantes o titulares de registros internacionales que designen a los Estados Unidos de América.
  2. Dicho documento señala lo siguiente:

“Las solicitudes de extensión de la protección a Estados Unidos presentadas en virtud del Protocolo de Madrid se examinan por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) de la misma manera que las solicitudes nacionales conforme a las leyes y reglamentos nacionales. Por lo tanto, si los datos proporcionados a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) por parte de la Oficina Internacional (OI) no incluyen toda la información requerida bajo las leyes de E.U.A. para la “presentación  completa de una solicitud de registro de marca” la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) emitirá  una denegación provisional.

A efecto de proceder al estudio de solicitudes de extensión de la protección de una marca, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), proporciona las siguientes sugerencias y explicaciones basadas en las razones más comunes para negar la protección marcaria, así como los requisitos que deben de cubrir conforme a las leyes de los Estados Unidos a saber:

- Estado y ciudadanía del titular/solicitante;
-Traducción de la palabra o las palabras de la marca;
-Reivindicación de color y descripción del mismo;
-Consentimiento para registrar el nombre o la imagen de una persona;
-Lenguaje común que se utiliza para identificar los productos o servicios;
-Clasificación incorrecta debido a la modificación en los servicios o productos;

 

Requisito de los E.U.A

Supuesto

Recomendación


Entidad y ciudadanía del titular/ solicitante

Sección 2.32 del título 37 del Código de Procedimientos Federales (C.F.R.)  establece que las solicitudes deben incluir la nacionalidad del solicitante(s); o si el solicitante es una corporación, asociación, sociedad u otra persona jurídica, la jurisdicción (generalmente del estado o de la nación) bajo las leyes sobre las cuales el solicitante se organiza; y si el solicitante es una sociedad, el nombre y la nacionalidad de los socios generales.
37 C.F.R. 2.32(a)(3)(i)-(iii). Véase también la sección 803.03(i), “Términos Comunes Para designar la entidad de Solicitantes Extranjeros”, El Manual de Procedimiento del Examen de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO)
http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/appendix_d.htm  que contiene una lista de términos conocidos utilizados por varios países distintos a los Estados Unidos para identificar las entidades comerciales que deberán ser  aceptadas por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) sin indicación de su equivalente, en su caso, dentro de los Estados Unidos.

Artículo 9 (4)(b)(i) y (ii) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y el Protocolo, permite la inclusión de la indicación del estado  de que el solicitante sea nacional o cuando el solicitante sea una persona jurídica, indicaciones relativas a la naturaleza jurídica de dicha persona jurídica, el Estado y, cuando proceda, la unidad territorial dentro de ese estado, y sobre la cual la entidad jurídica mencionada se haya constituido. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) promueve la inclusión de esta información para evitar una denegación provisional definitiva.

 

Traducción de las palabras o las palabras dentro de las marcas.

Para las marcas que se presentan en caracteres no latinos, la USPTO requiere tanto una traducción en ingles de la marca  así como la transcripción o el equivalente fonético en caracteres latinos de la marca. Véase en el artículo 37 Código de Procedimientos Federales  (C.F.R.) 2.61 (b). (Con el fin de permitir un examen adecuado de la solicitud, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) puede requerir al solicitante que proporcione la información que sea necesaria para cumplir con este requisito).

El artículo 9(4)(xii) del Reglamento Común requiere la inclusión de la transcripción de la marca expresado en caracteres latinos y números arábigos; cuando la marca se trate de caracteres no latinos o números expresados ​​en cifras distintas de números arábigos o romanos.
El artículo 9(4)(xii) permite la inclusión de la traducción de la palabra o palabras que se puedan traducir en inglés.
Dicha inclusión proporciona información a terceros en relación con la marca y la posibilidad de ciertas similitudes con marcas o sus equivalentes en el extranjero. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América  (USPTO) recomienda la presentación de la traducción al inglés, así como la transcripción de la misma para facilitar el examen y evitar la emisión de una denegación provisional. Esta sugerencia también se aplica cuando la extensión de la protección a los Estados Unidos se hace mediante una designación posterior (véase el artículo 24(3)(c)(i) de  Reglamento Común.

Reivindicación del color y descripción del mismo.

Artículo 37 Código de Procedimientos Federales (C.F.R.) 2.52 (b)(1) Requiere a los solicitantes que buscan el registro de una marca a  color(es) que presente un dibujo de la marca en color, el nombre del color, y una descripción de donde el color aparece en la marca.
El titular puede solicitar la protección del color(es) como una característica de la marca. Todos los colores que contenga la marca deben ser descritos y reivindicados o se debe explicar si no son reclamados como característicos de la marca.

Cuando se reivindica el color como elemento distintivo de la marca en una solicitud internacional, el artículo 9 (4) (a)(vii) del Reglamento Común  requiere una indicación expresa del color solicitado y una reproducción de la misma en color. Este artículo  permite la inclusión de una reivindicación de color en la solicitud internacional, aún cuando la marca en la solicitud de base / o el registro de base, no contenga dicha reivindicación de color. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América  (USPTO) promueve la inclusión de la reivindicación de color cada vez que la marca sea a color, junto con una indicación verbal del color utilizado y una descripción de donde aparece el color en la marca.

Consentimiento para registrar el nombre o la imagen de una persona viva

Sección 1052 del  titulo 15 del Código de Estados Unidos  prohíbe el registro de una marca que consista en o que comprenda un nombre, retrato o firma de identificación de un individuo vivo particularmente sin el consentimiento por escrito de tal individuo.

Mientras que las normas comunes no proporcionan específicamente el suministro de este tipo de información en la solicitud internacional, el solicitante puede presentar directamente la autorización por escrito a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América  (USPTO) en cualquier momento después de la notificación de la solicitud de extensión de la protección de la marca que hace la Oficina Internacional, a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) al departamento de (Marca comercial del sistema de solicitud electrónica TEAS) disponible en: http://www.uspto.gov/teas/index.html al presentar una enmienda preliminar para complementar el contenido de la solicitud de extensión de la protección de la marca.

Lenguaje o términos comunes que se utilizan para identificar los productos o servicios, a nivel internacional.

Estados Unidos es un miembro del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para los fines del registro de marcas (Arreglo de Niza). Sin embargo, los Estados Unidos consideran el Arreglo de Niza como un arreglo de determinación solamente respecto a la clasificación y no aceptan en muchos casos el texto tal como se establece en el mismo, ya que no se cumple el requisito de particularidades de la legislación interna.

Si  respecto a la extensión de la protección de la marca a nivel internacional, el titular no desea limitar el alcance de los productos/servicios en el registro internacional en su conjunto;  el titular puede señalar una limitación de los productos/servicios con respecto a Estados Unidos conforme al artículo 9(4)(xii) del Reglamento Común.  Véase el manual de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América  (USPTO) en http://tess2.uspto.gov/netahtml//tidm.html donde se muestra una extensa lista de términos aceptables para la limitación de productos y servicios.

La incorrecta clasificación posterior debido a la modificación de los productos o servicios.

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América  (USPTO) no asume que el alcance de los productos y servicios sea restringido por las clasificaciones a las cuales fueron asignados; por ejemplo, la Oficina  Internacional puede aceptar  “escaleras” en una solicitud de clase 6 (bienes de metal) asumiendo que las escaleras están hechas en su mayoría de metal.

Sin embargo, después del examen de USPTO, se le requerirá al titular o solicitante especificar la composición material de las escaleras, para poder comprobar la precisión de la clase solicitada por el titular del registro internacional, si el titular responde limitando dichos productos a aquellos que no estén incluidos en la clase 06, ejemplo "escaleras de madera", la USPTO no permitirá la clasificación dentro de la clase 20. La Oficina Internacional asume que los productos del registro internacional son escaleras de metal ya que fueron clasificados en la clase 06.

Las correcciones hechas en respuesta a un requerimiento de la USPTO en relación a la especificación de productos y servicios deben cumplir con el artículo 37 del Código de Procedimientos Federales (C.F.R.) 2.71 (a). El titular o solicitante puede corregir la solicitud ya sea para aclarar o limitar pero no para ampliar la protección de productos o servicios. Correcciones de productos o servicios a fin de incluir términos que no se encuentren dentro del ámbito de protección de la clasificación solicitada por el titular del registro internacional no serán permitidas. 
 Véase el manual de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América  (USPTO) en http://tess2.uspto.gov/netahtml//tidm.html.
Realizar una limitación conforme a la regla 25 del Reglamento Común por lo que respecta a los Estados Unidos en respuesta a un requisito de la USPTO no exime al titular o solicitante de la respuesta directa que deben realizar ante  USPTO.
Una respuesta en tiempo debe de ser recibida por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO) para evitar un abandono.  

 

Fuente: http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2009/madrid_2009_4.pdf

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