Preguntas Frecuentes

 

¿A través del Protocolo de Madrid puedo obtener una Marca Internacional?

Actualmente no existe una marca internacional; es decir no existe una marca que sea protegible a nivel mundial. A través del Protocolo de Madrid lo que se puede es solicitar  la protección de su marca (en trámite de registro o ya registrada ante el IMPI),  en aquellos países u organizaciones intergubernamentales que sean parte del Protocolo de Madrid y que se designen por el solicitante.
 La lista de dichos países u organizaciones intergubernamentales se encuentra en:
http://www.wipo.int/madrid/es/members/index.html
No puede utilizarse el Protocolo para solicitar la extensión de protección de una marca en países que no son miembros del Protocolo de Madrid.

¿Quiénes pueden presentar una Solicitud Internacional en virtud del Protocolo de Madrid ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)?

  • Todas las personas físicas o morales que hayan presentado una solicitud en el IMPI y ésta se encuentre en trámite, denominada “solicitud de base” por el Protocolo o bien que cuente con un registro marcario por parte del IMPI y éste se encuentre vigente denominado “registro de base”, y
  • Que sean nacionales mexicanos; o
  • Que tengan su domicilio en México; o
  • Que posean un establecimiento industrial o comercial en México.

Es importante mencionar que el Protocolo de Madrid no puede ser utilizado por personas físicas o morales que no cumplan con los supuestos 1 y alguno de los señalados en los numerales 2 al 4 señalados anteriormente. (3) (4)

¿Qué medios de impugnación existen en contra de la denegación definitiva?

De conformidad con la legislación nacional, los recursos administrativos y/o medios de impugnación judiciales que puede interponer el titular del registro internacional de una marca, contra una decisión de denegación definitiva emitida por el IMPI a través de la DDM son los siguientes:

  • Interposición del Recurso de Revisión ante el propio Instituto, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
  • Promover un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso-Administrativo.
  • Promover un juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿A qué se refiere la figura de la dependencia de la solicitud internacional respecto de la marca base (ataque central)? 

En términos de lo que establece el Artículo 6° del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, durante un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, la protección resultante del registro internacional dependerá de la marca registrada o cuyo registro haya sido solicitado ante la Oficina de origen (solicitud de base, registro resultante de la misma, o registro de base). La protección resultante del registro internacional no podrá ser reclamada si antes de la expiración de un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional o como resultado de una acción iniciada durante dicho período, el registro de base, o el registro resultante de la solicitud de base, según sea el caso, ha sido cancelado, se ha renunciado a él, ha sido revocado, invalidado o ha caducado, o si la solicitud de base ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo o ha sido retirada la solicitud de registro internacional.
Esta dependencia es absoluta y surte efectos independientemente de las razones por las que haya sido rechazada o retirada la solicitud de base o por las que el registro de base deja de gozar, en su totalidad o parcialmente, de protección jurídica. A este procedimiento mediante el cual puede impugnarse la cesación de los efectos de un registro internacional durante dicho período de dependencia de 5 años, para todos los países en los que haya sido protegido, por medio de una única acción de invalidación o revocación del registro de base, se le conoce como "ataque central".
En virtud del Protocolo, existe el riesgo mayor de que el titular que opte por basar su registro internacional en una solicitud presentada ante la Oficina de Origen pierda su protección como consecuencia del cese de los efectos de la solicitud de base. Esto no será necesariamente resultado de un "ataque central", en el sentido de una acción emprendida por terceros. En todos estos casos, y siempre que la decisión respecto de la solicitud de base sea definitiva (es decir, ya no pueda ser objeto de revisión o recurso), la Oficina de Origen, (en el caso de México [IMPI]),  deberá solicitar a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional, ya sea total o parcialmente.
Ahora bien,  a fin de atenuar las consecuencias de ese período de dependencia de cinco años característica de este sistema, el Protocolo estipula que el titular de un registro internacional cancelado como resultado del cese de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base podrá solicitar;  que se inscriba dicha marca ante las Oficinas de todas las Partes Contratantes Designadas  como un registro nacional. Es decir, que dicho registro internacional del cual derivaron las solicitudes nacionales o regionales resultantes de esta llamada "transformación" serán tratadas como si hubieran sido presentadas en la fecha del registro internacional original; este procedimiento de transformación de solicitud internacional a trámite nacional sólo podrá iniciarlo durante  los tres meses posteriores a la fecha de cancelación del registro internacional.
Al expirar el plazo de dependencia de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente de la marca de base.
Cabe observar que no existe dependencia separada para las designaciones posteriores; el plazo único de dependencia es el que comienza a partir de la fecha del registro internacional.
Fuente: Guía para el Registro Internacional de Marcas OMPI
A continuación se encuentra esquematizado lo mencionado anteriormente:

 

Para más preguntas frecuentes sobre el uso del Sistema de Madrid puede consultar la sección relativa a este tema en la página web de la OMPI:

http://www.wipo.int/madrid/es/faq/

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